焦点关注
政策规划
专题报道
技术观察
工作动态
信息扫描
资源推介
咨询直通车

zscqdt@clas.ac.cn
敬请关注微信号“中科院知识产权信息”
 
IAM:如何处理勒令停止通知函

【编者按】在当前竞争激烈的商业市场环境中,企业收到指控专利侵权的停止和终止函越来越普遍。或许让收件人更为吃惊的是,他们压根不认识寄信人,也不了解停止和终止函中提到的专利。这可能会让收件人感性地认为或怀疑信函来自专利流氓,进而将信函扔掉处理。《知识资产管理》(IAM)杂志给出如何处理停止和终止函的建议,以避免陷入昂贵、持久的诉讼。

近日,《知识资产管理》(IAM)杂志提供了如何处理停止和终止函的建议,以避免陷入昂贵、持久的诉讼。文章分为两个部分:第一部分概述了不同类型的非执业实体(NPE),总结了收到NPE涉嫌专利侵权停止和终止函时,评估潜在侵权行为应采取和步骤。IAM杂志建议首先确定信函是否来自执业实体、NPE或专利主张实体(PAE),并鉴于发送停止函的实体的类型聘请专利律师来评估专利侵权索赔的强度,最终委托专利律师向发送停止函的实体及时答复函件。第二部分侧重讨论了发生在加拿大的PAE停止和终止函的回应,以及PAE在加拿大发起诉讼的影响。

IAM杂志指出感性的回应方式往往不是明智的商业决策。停止和终止函是法律授权专利所有者实施其专利权的第一步。忽视停止和终止函,或者不恰当地回应信件可能会使自己陷入昂贵、持久的诉讼。

最好的办法是采取行动去了解信函,如信函的寄信人是谁、信函要求停止和终止的是哪件专利、本公司是否存在侵犯信函中所述专利的潜在可能。然后,根据这些分析结果,对寄信人做出正式、及时的回应。

首先,确定寄信人是否是一个受信中所述专利保护,积极开展制造、加工、服务业务的实业公司。发件人也可能是非执业实体(NPE),这类实体是信函中所述专利的所有者,但不从事诸如制造、加工、服务等商业运作。然后,准备对实业公司或NPE做出恰当的回应。

第一部分

该文主要讨论了NPEPAE以及如何回应NPE的停止和终止函。

1. NPE

广义上讲,NPE可分为若干不同类别,但也可能发生变化。一些企业实体可能这一次属于某个类别,下一次可能就属于其他的类别。另外,某个实体可能与一个第三方交易时属于某一类NPE,然而同时,它与另外第三方交易时可能属于另一类NPE。所有NPE的共同特点是,它拥有一件或多件授权专利,但不使用这些受专利保护的发明。

一类NPE,属于集团公司中一员的专利持有公司,它将专利授权给集团公司中的相关公司,由这些相关公司将获得授权的发明应用到产品或服务中去。集团公司可能通过NPE来应对税务问题,规避相关风险。

另一类NPE,通过对多方专利组合的战略性并购来聚合专利权。这些专利通常来自相似的技术领域,NPE将其聚合、打包授权给实业公司。通过交叉授权和承诺免于起诉,这些聚合的专利会带来进一步的收益。

还有一类NPE,属于高等教育机构或政府研究机构,通过员工和承包商的合同关系来获取和聚合专利权。此类NPE大部分通过内部技术转移办公室寻求专利组合商业化,获取专利许可收入。

2. PAE

最后一类NPE为专利主张实体(PAE),又被称为专利流氓。不同于前面提及的NPE,许多PAE通常依靠诉讼威胁逼迫企业与其签署专利许可协议,从急需资金的创新型公司那里获取专利权。就其本身而言,这些PAE并没有参与任何与专利有关的发明活动。

PAE选择的许可对象可能是那些不愿陷入关于PAE专利有效性法律纠纷、倾向接受许可费的企业。大型企业往往是其选择的目标。大型企业可能更喜欢支付许可费用,而不愿陷入专利侵权的指控。

PAE还可能创办多个控股公司,同时对特定行业的许多公司进行诉讼威胁。利用多个控股公司可以迷惑众多被起诉的对象,掩盖他们有共同敌人的真相。这种方法可能会促成诉讼和解,因为众多被告人很难在PAE设定的较短解决期限内形成针对PAE的诉讼同盟。

停止和终止函的回复期通常较短。在确定停止和终止函是否来自执业实体、NPEPAE后,下一步应尽快联系专利律师。

3. 如何回应停止和终止函

专利律师可以对NPE专利侵权的强度进行评估,并给出应对的建议。

接下来,收信人要与专利律师一起分析侵权指控。这个过程可能包括深入辨析如何解释NPE信中所述专利中的特定术语。这个过程对于了解NPE的专利权范围和提出未侵权辩论非常重要。这个过程中可能也会发现公司产品或服务在设计、制造、加工方面的改进空间,而这些改进并没有侵犯NPE的专利权。

另外,收信人应该与专利律师一起识别行业中的出版物和先用技术,用以反驳NPE专利的有效性。NPE专利公布日期前的任何公开可用文献都可以驳斥NPE的专利权。专利律师通常富有识别相关专利文献的行业经验,这些经验有助于查明如行业出版物、学术刊物、会议论文和在先技术等非专利文件。

了解任何特定术语、特定行业的出版物及有关专利文献,重要的是要分析以下问题:

1NPE的专利是否有效,它在公司所在的司法管辖区内是否有良好的法律声誉?

2)是否可以自由开展与NPE专利有关的商业活动(即商业活动是否侵权或NPE专利是否无效)?

3NPE专利中的要素是否能够极大地推进公司的商业活动?

前两个问题可由法律顾问和相关技术专家解决,第三个问题可由公司内部技术专家解决。

做完这些分析后,如何回应NPE的信函取决于公司的商业活动是否侵犯NPE的专利权、是否从NPE的专利权中获利。

如果分析结果是公司的商业活动不可能侵犯NPE专利权,NPE专利对公司的商业活动没有潜在的商业价值,这个回应信件可简单说明商业活动没有侵权,让NPE自己决定是否向法院提起诉讼。如果自由使用权的分析表明公司的商业活动侵犯了NPE的专利权,那么在回应的信件中可表示愿与NPE洽谈专利许可事项。

最后,在任何情况下,最好由法律顾问起草回应信件,并将已签订生效的副本转寄给NPE

第二部分

 第二部分具体侧重讨论对发生在加拿大的PAE停止和终止函回应,以及PAE在加拿大和美国发起诉讼的差别与影响。

1. PAE停止和终止函的回应

如果确定通知和终止函来自PAE,务必让专利律师及时地回应PAE。专利律师可做出简洁的回应,公司的商业活动没有侵犯函件中提到的专利权,或者对方的专利是无效的。这样可以将球踢给PAE方,让他们自己决定下一步行动。有些PAE可能会提供有关公司商业活动侵权的证据或详细信息。有些PAE可能消失不见或没有下文,还有其他的PAE会选择诉诸法律。在加拿大考虑起诉或提起诉讼,会受到许多因素的影响。

2. 在加拿大的PAE活动

虽然许多PAE在加拿大发起了专利侵权诉讼,但是加拿大法律体系的有些方面可能会减缓未来PAE诉讼的泛滥。同时,也有些方面可能会促使PAE趋之若鹜。

1)成本影响

加拿大的法律体系实行败诉方付费。法院要求败诉方按浮动费率支付胜诉方诉讼费。而在美国,当事人双方承担各自的诉讼费用。

加拿大法律实行败诉方付费,胜诉方通常能得到诉讼费的20%30%,以及实际付款的70%80%。整体上看,加拿大的专利诉讼费用低于美国,总体风险和不利成本裁定相对有限。尽管如此,如果PAE的案件被法院认定无意义,或PAE在诉讼期间被发现有不道德的行为,那么它将被裁定支付更多诉讼成本。

因此,在主张加拿大专利权之前,PAE必须要明白,如果被告胜诉,那么它将面临支付被告部分诉讼费的相关风险。败诉方支付诉讼费的制度是双向的,被告也同样面临不利判决的费用,败诉方支付诉讼费的制度对PAE没有太大的威慑力。

2)诉讼保证金

如果原告PAE在加拿大的资产不足以支付可能的诉讼费,法院将会要求原告缴纳保证金。当双方和解或PAE胜诉时,法院会将保证金连同利息一起归还PAE。当PAE败诉时,法院会用保证金支付被告的诉讼费用。要求原告缴纳诉讼保证金是阻止PAE在加拿大专利诉讼的因素之一。但是,PAE可以分期付款来缴纳诉讼保证金,审判最后的保证金额通常少于被告获得的金额。

3)永久禁止令

在美国,永久禁令自最高法院对易趣网与默克公司的诉讼裁决后便销声匿迹。但在加拿大,法院一旦发现专利有效且被侵犯,永久禁止令将紧随而至。根据加拿大案例法,只在极少数情况下会拒绝发布禁止令。

因此,当前加拿大法律可能对PAE有利,因为在有些情况下,PAE可以获得永久禁止令。作为对PAE的补偿,永久禁止令的有效性可能会对被告侵权人产生重要影响。

4)赔偿金

在美国,必须向被告侵权人提供专利侵权的实际或推定通知,以获得累计的赔偿损失。不提供通知将会限制PAE追讨赔偿的范围。在加拿大,不需要实际或推定通知。被告侵权人有义务至少支付从专利申请公布日期算起的合理权利金。对于专利核准后的侵犯,被告侵权人有义务归还侵权所得收益。

另外,美国允许对故意侵权案进行三倍惩罚。加拿大在有限的情况下可以判定惩罚性赔偿,但是通常不允许三倍惩罚。

加拿大灵活的赔偿金政策可能会吸引PAE,但加拿大较小的市场规模和三倍赔偿的无效性可能会使赔偿金的总量远远低于美国。

5)陪审团和择地诉讼

除药物诉讼外,加拿大的专利诉讼通常不会带来在其他地区特别是美国常见的高额赔偿金,因为被指控产品的美国市场容量通常是加拿大市场容量的10倍。也不排除其他因素,例如在美国,数以亿计的赔偿美金来自于陪审团决定的专利审判。在加拿大,联邦法院法禁止陪审团参与任何在联邦法院和联邦上诉法院审判前的审判活动,一审专利判决由一名法官审判。此外,美国的某些司法管辖区(如德克萨斯东部地区)对专利持有者有利。相反,加拿大联邦法院的命令可在全国范围内强制执行,且联邦法院最富有专利事务判决的经验。加拿大的专利事务几乎总是在联邦法院之前被驳回。所以,正考虑在加拿大活动的PAE将不会像在美国一样从陪审团和择地审判中获益。

6)有效性问题

在美国,当前应对核准后审查专利有效性最常见的程序是多方复审程序。与之相反,加拿大实行再审查程序应对核准后复审专利有效性,但这个过程主要面向专利获得者。这是一个单方面的过程,允许专利权人修正其权利要求,无需被控侵权人反驳。统计数据表明,绝大多数再审结果有利于专利所有者。即使专利所有者陷入再审程序,诉讼也不会终止。

在加拿大的PAE不会面临与美国相同的核准后复审专利有效性的挑战。

3. 评论

加拿大与美国法律体系之间的许多差别可以减缓PAE在加拿大日益增长的活动。两者之间的差别实际上有利于PAE在加拿大的诉讼,但迄今没有发现加拿大PAE诉讼数量暴增,甚至没有出现数量上升的趋势。保守估计,随着特定市场的发展,PAE诉讼活动的数量也将增加。美国PAE的以往经验显示,PAE通常选择高新技术和软件专利,但PAE在美国其他行业的诉讼活动也在增加。

随着公司的发展,公司的成功会吸引PAE的关注。作为一项积极措施,公司现在可以考虑收集和编目与公司技术相关的出版物。越久的出版物,越有助于反击针对公司侵权专利有效性的指控。

虽然近期PAE发起的专利诉讼没有急剧增加,但是不排除数量激增的潜在可能性。因此,企业有必要了解如何积极回应PAE停止和终止函的步骤。

  超 编译,许海云 校译

来源:http://www.iam-media.com/reports/Detail.aspx?g=9130d6b4-3120-4be7-a734-36d3d3009939&vl=1897761862

http://www.iam-media.com/reports/Detail.aspx?g=cc861dc5-bb11-4931-ac6c-674594c57cd5&vl=1114930097

原文标题:International report - Dealing with a cease and desist letter: part 1

International report - Dealing with a cease and desist letter: part 2

检索日期:2016218

 



| 联系我们 | 网站地图 | 版权声明 |

版权:中国科学院 主办:中国科学院科技促进发展局 承办:中国科学院成都文献情报中心 蜀ICP备05003827号-12

建议使用1024×768 分辨率 IE6.0以上版本浏览器