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美知识产权律师列举专利许可谈判要点

2014115日,美国律师事务所Schroepfer Technology Law创始人、知识产权律师Larry Schroepfer撰文指出,在专利许可协议中需尽量避免包含在专利实施过程中承担追究侵权人义务的保障实施(enforcement guarantee)条款,因为相关条款可能对许可人不利。如被许可人要求许可人出面控告竞争对手侵权,但被诉对象可能是许可人的合作伙伴,或给许可人造成法律诉讼费用的负担。更重要的是,到法院起诉侵权可能会导致专利被无效,但被许可人却往往将保障实施条款作为达成协议的条件之一。

针对这种情况,Schroepfer指出,唯一的解决方法是在许可协议中添加相应的附加条款。以下7点是许可人需要考虑的要点:

1)尽量避免因未执行被许可人追究侵权人的法律诉讼要求而违反专利许可协议的情况。

2)设置追究侵权人侵权销售的最低临界值。即使协议规定许可人有义务追究侵权人,许可人也可限定侵权损害达到一定的程度才需提起诉讼。该临界值数额应该根据产品和市场的不同,由双方协商确定。从侵权行为发生到许可人有义务采取行动之间,还应该设定一个足够长的期限(至少是1年,最好是18个月)。

3)让被许可人证明侵权产品是对竞争有威胁的产品。若侵权产品不是直接竞争产品,或有不相关因素导致侵权产品变得具有竞争威胁,或侵权人的经济成本优势不会因为不支付许可费而大大提高,这些情况下,没必要对侵权人提起诉讼,因为诉讼不会改变被许可人面临的竞争格局。

4)让被许可人对侵权事实进行举证。例如,许可人可以要求被许可人制作专利侵权分析报告,使被许可人承担主要的举证责任。但由于涉及权限问题,双方的法律顾问要达成适当的保密和维护共同利益的协议。

5)许可人要为采取行动预留足够的时间。因为谈判总是比预期长,尤其当涉及巨额赔偿时。Schroepfer建议,一旦出现了侵权行为,许可人至少要为采取行动预留1年的时间。

6)许可人要避免针对非可控事件设立时间限制。例如,避免“许可人必须在特定时间段内与侵权人达成许可协议”的条款,因为达成许可协议涉及许多许可人无法控制的因素。可以换成“在特定时期内许可人对侵权人发出警告信”的条款,因为这是许可人可以控制的。

7)一旦与侵权人达成许可协议,许可人必须确保许可证的条款和条件完全由许可人决定。例如,避免提供给侵权人的许可证相较于给被许可人的许可证来说包含更多的优惠条款。

Schroepfer指出,若上述意见无法满足要求,可采用事先约定降低许可费的方法。但应当确保降低许可费只适用于侵权活动持续发生情况,如果侵权人停止销售侵权产品,或者是销售量低于设定的临界值,则需再次支付许可费。

朱月仙  检索,杨云秀  编译,朱月仙  校译自

http://techtransfercentral.com/2014/11/05/attorney-offers-tips-for-licensors-when-including-duty-to-enforce-clause-in-their-agreements/

原文标题:Attorney offers tips for licensors when including duty-to-enforce clause in their agreements

检索日期:2014116

 


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