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欧洲知识产权服务平台发布国际商务知识产权管理指南

【摘要】2020420日,欧洲知识产权服务平台发布国际商务知识产权管理指南,概述企业业务国际化时可以采取的知识产权管理基本措施,帮助中小企业在国际市场中保护核心知识产权资产,提高企业收益和知名度。该指南包括明确知识产权存量、制定知识产权策略、寻找潜在商业伙伴、了解目标市场地知识产权规则、选择正确的商业模式和知识产权维权等内容。

在国际商务中采用适当的市场分析和知识产权管理战略将使企业更容易获得融资,帮助企业增加收益和整体知名度。2020420日,欧洲知识产权服务平台发布国际商务知识产权管理指南,旨在帮助中小企业在国际化业务中保护核心知识产权资产。该指南主要包括明确知识产权存量、制定知识产权策略、寻找潜在商业伙伴、了解目标市场地知识产权规则、选择正确的商业模式和知识产权维权等六个方面的内容。

1.明确知识产权存量

明确企业持有的商标、专利、实用新型、外观设计和版权,以及计划出口的商品和服务。

1)知识产权尽职调查

尽职调查是指为尽可能收集与企业无形资产相关的价值和风险信息而采取的一系列行动,包括识别、监测及风险评估。简而言之,尽职调查需要评估相关知识产权的真实性和适当价值,以及买方可能承担的知识产权风险。

知识产权尽职调查可帮助企业确定知识产权发展和商业化战略、检测与企业资产相关的风险、采取适当的知识产权保护和执法行动、降低第三方侵权风险。

知识产权尽职调查的步骤包括:①知识产权资产的识别;②验证知识产权的有效性和所有权;③知识产权资产限制;④知识产权的效力和强度;⑤潜在侵权可能。

2)知识产权审计

知识产权审计通过对所有的知识产权资产(拥有、使用或收购的)进行系统、全面和以解决方案为重点的审查,以确定其法律地位、价值、潜在风险以及保护和资本化的手段。知识产权审计有助于识别和评估知识产权资产,预测和管理与知识产权资产相关的风险。

知识产权审计的步骤包括:①收集关于知识产权库存和所有权、资产保护和使用分配、侵权信息和知识产权管理的背景信息;②SWOT分析:分析知识产权资产的优势、劣势、机会和威胁;③进行知识产权评估。

3)知识产权评估

知识产权评估包含市场上用于对知识产权等无形资产进行价值评估的一系列方法。在协商时需要与对方就价格达成协议,因此,如果想确保交易的公平性,了解有关知识产权资产的价值很重要。

知识产权评估的方法包括:①定性方法:分析多个因素对知识产权资产价值的影响,如法律、创新的技术水平、市场信息和经营管理;②定量方法:包括基于成本的方法、基于市场的方法、基于收入的方法和基于期权的方法。

2.制定知识产权策略

在确定一个或多个目标国家后,应开展广泛的市场调查,包括自由经营的市场调查(FTO)分析。根据业务性质、目标国家和知识产权组合情况选择进攻性或防守性的知识产权战略。

1)商业计划

商业计划是将创新商业化并将其推向市场的战略文件,包括企业详细信息、所提供的产品和服务、目标市场、客户和竞争对手的信息、营销策略和渠道、经营管理以及财务计划等内容。

知识产权与商业计划的关系:①企业拥有或被许可的知识产权将影响在特定国家的经营方式;②知识产权资产是企业资源的重要组成部分,商业计划不可避免地需要解决知识产权管理问题;③将企业的知识产权与竞争对手进行比较,可以帮助企业判断经济可行性。

2)知识产权策略

一般而言,知识产权策略有两种:①进攻性策略:主要目标是保护企业的知识产权资产,并在可能的情况下获取外部知识产权;②防御性策略:主要目标是防止竞争对手利用企业创新成果,从而消除或降低风险。

3)自由实施调查

自由实施(FTO)调查是技术密集型行业的普遍做法。在这些行业领域,现存专利的数量较多,可能会阻碍包含冲突专利的产品的商业化。FTO需要分析并确保企业在特定地理区域测试、营销或销售产品或服务的自由。

FTO应由专业人员进行,因为它们涉及对专利文献的详尽审查。如果确定存在侵权可能的专利,假设没有理由质疑其有效性,则可以采取以下措施:①购买专利或获得许可;②两家企业之间的交叉许可或交换相关许可;③通过调整研究方向或对要推出的产品或服务进行更改来规避侵权;④专利池。

3.寻找潜在商业伙伴

在接触潜在的商业伙伴、联系人或投资者时,一定要准备保密协议,明确在商谈期间共享信息的机密性以及潜在的制裁措施,以避免未来可能存在的问题或误解。

1)商业和金融合作伙伴

寻找国际合作伙伴可使用以下几种工具。

EEN partner search tool

欧洲企业网络(EEN)合作伙伴搜索工具(EEN partner search tool)管理着欧洲最大的在线商机数据库,其提供了搜索工具使企业可以寻找业务或学术合作伙伴来制造、分销、共同开发和供应产品和服务。

Access to finance

欧盟委员会管理着另一个数据库,可帮助企业寻找可用的欧盟资金,包括商业贷款、小额信贷、担保和风险投资等。

③参加展销会

展销会是最有效的营销工具之一,尤其是对于中小型企业而言。展销会可以帮助企业吸引新客户,为企业提供分析竞争状况的机会,并帮助企业测试特定产品的市场,从而使企业能够相应地调整策略。

2)保密协议

保密协议(NDA)是具有法律约束力的合同,规定了一方向另一方披露保密信息的条件。通过NDA可以保护的信息有:不在公共领域的信息、对方仍不知道的信息以及除非违反合同否则不会公开提供的信息。

4.了解目标市场地知识产权规则

1)海外知识产权规则差异

知识产权走向海外可能会面临更多的制度差异,知识产权保护的种类和期限因地区而异,登记的要求、时间和费用也可能不同。举例说明上述情况:

①商标:尽管在欧洲不再限于图形表示(例如,可以注册声音),但并非所有国家/地区都删除了此要求(例如,智利仍然需要图形表示才能注册商标)。

②版权:版权保护期因国家/地区而异。例如,在欧洲,保护期为作者逝世后70年,而在墨西哥,保护期为作者逝世后100年。

③专利:在中国,如果在中国完成的发明希望首先在外国申请专利,那么它必须先在中国知识产权局进行保密审查。而这样的要求在欧盟并不存在。

④实用新型:有些国家/地区不提供实用新型保护,如英国、美国。

⑤外观设计:欧洲外观设计的保护期为25年,新加坡外观设计的有效期为15年。

2)保护商业秘密

鉴于国际形势千变万化,商业秘密可能变得更加重要,不应被忽视。商业秘密是指为了保持竞争优势而保密的信息。信息归为商业秘密需要满足三个要求:信息是未知的或不容易被很多人获取;信息因为保密而具有商业价值;信息已通过合法控制该信息的人采取合理措施来使其保密。

保护商业秘密的方法如下:①制定保密条款或协议;②约定违约责任或制裁来降低披露风险;③制定竞业禁止条款或协议,规范拥有机密信息访问权限的员工或业务合作伙伴的关系;④制定禁止招揽条款,规定雇员有义务在其离开企业后,不为其自身利益或竞争者利益招揽企业客户;⑤其他措施,比如限制访问企业的某些文件和区域、进行文件标记以及开展员工保密培训。

5.选择正确的商业模式

1)合资企业

合资企业可以定义为两个或两个以上独立风险投资人之间的商业联盟,目的是通过分担工作风险承担特定项目或实现特定目标。由于合资企业涉及到知识产权资产的组合,合作伙伴需要就合资企业内部和有关的初始贡献、责任和义务达成一致。

成立合资企业应考虑的因素有:合作伙伴的背景、前景和访问权;接受新成员及合作伙伴退出的条件;合伙人之一破产时应采取的行动;每个合作伙伴的贡献;合资企业的管理架构;如果终止合资企业,应概述已产生的所有知识产权及相关权利的情况。

2)许可

许可人(知识产权所有者)根据许可协议中规定的条件和限制,授予被许可人(任何第三方)使用知识产权的许可。简而言之,许可将允许其所有者通过向被许可人收取一定费用来换取使用该知识产权的授权。

许可时应考虑的因素有:许可证类型;许可证的期限和地理范围;被许可人是否有权再许可;未来的改进权利;有关付款的任何问题;担保、合同违约的构成及处理;准据法;争端解决。

3)特许经营权

从某种意义上讲,特许经营可以被认为是一种特殊类型的许可。在此类型协议中,一方(授权方)授予另一方(加盟商)使用其商标或商号、业务流程或其他知识产权来生产符合某些规范的商品或服务的权利。

特许经营时应考虑的因素有:国家法规;加盟商;特许经营披露文件;加盟商的尽职调查等。

4)网络化

扩大业务范围最简单的方法是将企业的业务网络化,以便快速地吸引更多的潜在客户。

业务网络化应当注意的内容包括:①注册域名,避免域名抢注;②保护网站元素:版权将保护数据库或网站上的任何创意内容,商标将保护网站上包含的所有独特标志,工业品外观设计将保护图形用户界面和图形符号。

6.知识产权维权

如果第三方或竞争对手侵犯了企业的知识产权,则可以通过多种方式来维护企业的权利。

1)初步执行措施

警告信通常被证明是对侵权者非常有效且简单的措施。它们通常实施于需要采取进一步措施之前。从本质上讲,警告信是发给涉嫌侵权者的信函,要求他们终止特定的侵权行为。

2)民事诉讼

采取民事诉讼措施是指通过法律手段制止侵权行为,获得损害赔偿。

根据各国法律,民事法院通常会通过以下顺序采取不同行动:①临时措施(如中间禁令和扣押):应尽早采取临时措施,以避免潜在的侵权行为并保留相关证据。②损害赔偿措施:在侵权发生后适用,为权利人遭受的损害寻求赔偿,包括律师费等。③审判后执行程序:将在知识产权侵权和损害赔偿诉讼结束后启动,确保法院的裁决有效。

3)刑事诉讼

与知识产权侵权相关的刑事制裁主要适用于假冒和盗版行为,其他类型的知识产权侵权只能通过民事诉讼强制执行。可采取的行动和程序因各地区的规定而异。

4)海关行动

海关在识别和防止侵权商品出入境中起着重要作用。许多国家/地区的海关会设置登记册,便于权利人要求当局阻止侵权货物入境。

阻止申请有时间和内容的限制,时间间隔和申请内容因国家/地区而异。时间上,欧洲的有效期为1年,中国为10年,新加坡有效期则为60天。内容上,通常需要提供知识产权在相关区域的有效性证明,商品和包装的准确且详细的描述,以及权利持有人指定的人员的姓名和地址。

5)网上执法

互联网为潜在侵权者提供了侵权行为的便利性。因此,企业必须了解可用于阻止和预防在线侵权的工具。首先需要识别在线侵权。专业公司和律师事务所提供工具和服务,监视在线侵权并随后收集必要的信息,通过知识产权执法措施有效解决此类侵权。其次,收集到必要的信息后,应制定在线执法策略,以便以经济有效的方式解决当前的侵权行为并减少潜在的侵权行为。

6)替代性纠纷解决机制

替代性纠纷解决机制包括:①调解:中立的调解员协助当事方解决争端的非正式程序;②仲裁:将争议提交给一名或多名仲裁员,对争议作出最终裁决的有约束力的程序;③快速仲裁:在短时间内以较低的成本进行的仲裁程序;④专家判断:涉及到技术、科学或业务等专业领域问题,提交给专家做出决定。这些程序将帮助企业和合作伙伴在庭外解决争议。

    检索,黄玉茹  编译,许    校译

来源:http://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-Int-Business-EN.pdf

原文标题:New Guide to IP Management in International Business

检索日期:2020422

 


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